上訴人新疆生產建設兵團第五建筑工程有限責任公司（以下簡稱兵團五建公司）、新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司（以下簡稱兵建公司）因與被上訴人濟南三星燈飾有限公司（以下簡稱三星公司）及原審被告烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）城市管理局（烏魯木齊高新技術產業開發區〈烏魯木齊市新市區〉城市管理行政執法局）（以下簡稱高新區城市管理局）、原審被告新疆兵建城市靚化建設工程有限公司（以下簡稱兵建靚化公司）、原審第三人北京市市政工程設計研究總院有限公司（以下簡稱北京市政設計公司）侵害外觀設計專利權糾紛一案，不服新疆維吾爾自治區烏魯木齊市中級人民法院（2019）新01民初56號民事判決，向本院提起上訴。本院于2020年12月3日立案后，依法組成合議庭，于2020年12月12日依法公開開庭進行了審理。上訴人兵團五建公司及兵建公司的共同委托訴訟代理人張洋，被上訴人三星公司的委托訴訟代理人羅賢金、崔菁，原審被告高新區城市管理局的委托訴訟代理人田國峰、陳昌軍，原審被告兵建靚化公司的委托訴訟代理人張得斌，原審第三人北京市政設計公司的委托訴訟代理人柳晨到庭參加訴訟。本案現已審理終結
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新疆生產建設兵團第五建筑工程有限責任公司與新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司、濟南三星燈飾有限公司等侵害外觀設計專利權糾紛二審民事判決書
新疆生產建設兵團第五建筑工程有限責任公司與新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司、濟南三星燈飾有限公司等侵害外觀設計專利權糾紛二審民事判決書
案號：（2020）新民終408號
判決日期：2020-12-29
法院：新疆維吾爾自治區高級人民法院
訴訟參與人信息
案件基本情況
兵建公司及兵團五建公司的上訴請求：1．撤銷一審判決第一項；2．改判駁回三星公司要求兵建公司及兵團五建公司承擔賠償責任的訴訟請求。事實和理由：1．兵建公司和兵團五建公司能夠證明涉案路燈的合法來源，故在本案中不應當承擔賠償責任。根據《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）的規定，為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并出售的專利侵權產品，能夠證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。本案中兵建公司和兵團五建公司在施工過程中所使用的路燈，系從阜康市中鼎偉業裝飾有限公司（以下簡稱中鼎偉業公司）合法采購，且該工程中安裝的路燈數量與三星公司訴訟請求中的數量一致，故按照《專利法》的規定，兵建公司和兵團五建公司能夠證明路燈的合法來源，在本案中不應當承擔賠償責任。2．三星公司認為兵建公司和兵團五建公司的行為系侵害其專利權的行為法律依據不足。根據《專利法》的規定，外觀設計專利權控制制造、銷售、許諾銷售及進口專利產品四種特定的行為，該四種行為之外的行為則不屬于外觀設計專利權控制的范圍。其中規定的銷售行為是指出賣人和買受人之間發生的一種民事交易行為，及出賣人將標的物的所有權轉移給買受人，由買受人支付相應價款給出賣人，從而實現雙方交易目的的行為。本案中，兵建公司和兵團五建公司與業主之間系工程施工合同關系，從市場上采購涉案路燈用于安裝僅是整體“靚化”項目工程中的一小部分。施工完畢后，兵建公司和兵團五建公司將涉案路燈在內的施工成果整體交付給業主。兵建公司和兵團五建公司雖然采購了涉案路燈，但是并無出售路燈的意圖，僅僅是利用所購買路燈的使用價值完成項目施工，這與基于銷售而發生的買賣關系存在質的區別。兵建公司和兵團五建公司在項目建設中購買并使用路燈的行為不符合《專利法》關于銷售專利產品行為的定性，一審法院認定兵建公司和兵團五建公司的該行為構成專利侵權于法無據。
三星公司辯稱，一審法院認定事實清楚適用法律正確，請求二審法院依法駁回上訴，維持原判。一、兵建公司和兵團五建公司的行為侵犯了三星公司外觀設計專利權。涉案侵權產品與三星公司享有外觀設計專利權的產品高度相似，兵建公司和兵團五建公司在施工過程中購買涉案產品并用于項目施工的行為構成專利侵權，應當承擔賠償責任。二、兵建公司和兵團五建公司應當承擔侵權賠償責任。兵建公司和兵團五建公司作為項目施工人，其主張其系合法采購涉案侵權產品，故一審法院要求兵建公司和兵團五建公司在十日內提交涉案路燈合法來源相關證據，但其僅提供了一份采購合同的復印件，一方面其提交的證據超過了法定的舉證期限，另一方面采購合同無相關外觀圖、付款憑證、發貨單、發票等證據佐證，對其合法采購的事實無法確認，其主張依據《專利法》第七十條不承擔賠償責任的理由不能成立。三、兵建公司和兵團五建公司應當共同承擔賠償責任。根據一審中高新區城市管理局提交的成交通知訂單和項目合同等證據，可以證實中標單位為兵建公司，其中標后將涉案工程交由其下屬公司兵團五建公司具體施工，該行為系其公司內部行為，不影響兵建公司在項目中的施工主體地位，兵建公司應當對該項目施工相關問題對外承擔責任。同時由于具體施工單位系兵團五建公司，其應對施工過程中的侵權行為承擔賠償責任，一審法院判令兵建公司和兵團五建公司共同承擔賠償責任并無不當。
高新區城市管理局述稱，首先，高新區城市管理局不應為本案被告。城市“靚化”項目是高新區城市管理局通過采取ＰＰＰ方式招標的項目，高新區管理局既不是涉案產品的生產單位也不是具體的施工單位，僅是該項目的發包方，故不應作為被告參加訴訟。其次，涉案燈具與三星公司享有專利的燈具設計并不相同，涉案侵權產品并未落入三星公司外觀設計專利保護范圍，故本案不構成專利侵權。再次，對兵建公司及兵團五建公司所稱其并非是涉案侵權產品的銷售單位的理由予以認可。
兵建靚化公司述稱，本案與兵建靚化公司無關，同意兵建公司以及兵團五建公司的上訴意見。
北京市政設計公司述稱，本案與北京市政設計公司無關，一審判決北京市政設計公司不承擔賠償責任正確，請求維持原判。
三星公司向一審法院起訴請求：1．判令兵建靚化公司立即停止使用侵犯涉案外觀設計專利產品；2．判令兵建公司、兵團五建公司、高新區城市管理局、兵建靚化公司共同賠償三星公司經濟損失共計人民幣463995元；3．判令兵建公司、兵團五建公司、高新區城市管理局、兵建靚化公司共同承擔三星公司合理支出費用共計人民幣80000元。
一審法院認定事實：一、授權專利情況。2013年1月16日，賈亞強獲得名稱為“燈頭（Ｄ121）”外觀設計專利權。2017年12月19日，專利權人變更為三星公司。涉案專利至今合法有效。名稱為“燈頭（Ｄ121）”的外觀設計的設計要點在于整個產品的外形，其中最能表明設計要點的圖片是立體圖。該外觀設計分為發光部與橫臂。發光部外部是一個圓環，圓環的外圓直徑是內圓直徑的4／3。圓環中心是一圓柱體，兩者之間有許多矩形片材呈發散狀排列。圓柱體的兩個底面均向外呈球冠狀凸起。橫臂呈“八”字形，開放端與圓環某處相接。二、被控侵權產品情況。2018年10月23日，新疆長信合律師事務所的委托代理人張曉康來到新疆維吾爾自治區公證處，稱安裝于長春南路西一巷、長春南路西二巷、長春南路西三巷、長春南路西四巷、長沙路、新天巷、新成巷路燈涉嫌侵犯外觀設計專利權，申請對上述地點路燈燈頭現狀、外觀及數量進行證據保全公證。當日，新疆維吾爾自治區公證處的公證員王嵬、公證員助理陳善弋與張曉康來到長春南路西一巷、長春南路西二巷、長春南路西三巷、長春南路西四巷、長沙路、新天巷、新成巷，公證員對已安裝的路燈及燈頭的現狀、外觀進行拍照，并對路燈燈頭的數量進行清點，清點如下：1．長春南路西一巷路邊單側單頭燈14個；2．長春南路西二巷路邊單側單頭燈13個；3．長春南路西三巷路邊單側單頭燈17個；4．長春南路西四巷路邊單側單頭燈17個；5．長沙路（長沙路與長春南路西一巷交界處至××路燈，每個路燈含兩個燈頭，共計114個燈頭；6．新天巷路邊單側單頭燈6個；7．新成巷路邊單側單頭燈8個。新疆維吾爾自治區公證處于2018年10月26日出具（2018）新烏法諾證民字第26177號公證書。公證書所附照片的“燈頭”外觀分為發光部與橫臂兩部分。發光部外部是一個圓環，圓環中心是一圓柱體，底面基本無凸起，中間有點狀裝飾，圓環和圓柱體之間有許多矩形片材呈發散狀排列。橫臂呈“八”字形，開放端與圓環某處相接。三、涉案項目招投標及實施情況。2017年10月，新疆新建國際招標有限責任公司受高新區城市管理局委托就高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ項目（Ｄ包）發布招標公告，邀請已通過資格預審的合格社會資本參與投標。發布的有關事項如下：1．招標人：高新區城市管理局。2．項目名稱：高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ項目（Ｄ包）。3．采購方式：公開招標。4．項目概況：高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ（Ｄ包）（以下稱“本項目”）施工路段為天津路（蘇州路至河南路）、河北××路）、長沙路（天津路西一巷至河南××路建設項目實施，后期高新區（新市區）“靚化”改造的全部路段根據設計及施工進度滾動推進，總投資約為60億元。實施內容包括人行道、標志標識、道路路燈等道路基礎設施建設及改造。……5．采購需求：本項目以政府和社會資本合作模式（ＰＰＰ）進行投資、融資、建設、運營和維護，項目特許經營期為11年，（其中建設期1年，運營維護期10年）。2017年10月10日，兵建公司遞交投標文件，投標文件中包含聯合體協議書1份，內容為：新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司和江西省斐然天成景觀工程有限公司自愿組成高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ項目（Ｄ包）（項目編號：ＬＨＱ（Ｄ）2017-ＸＪ004）聯合體，共同參加高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ項目（Ｄ包）資格預審和投標。聯合體牽頭方兵建公司主要負責該項目中標后，與政府實施機構簽訂投資合作協議，注冊成立項目公司。項目公司負責本項目的投資、建設、運營及維護，在合作期滿后，項目公司將本項目全部設施完好移交給高新區城市管理局指定的機構，負責交納保證金。聯合體成員方江西省斐然天成景觀工程有限公司負責提供相關的資質，協助牽頭方中標，主要負責該項目道路照明工程部分的驗收、檢查工作，對該項目進度、安全、質量負責。2017年10月20日，高新區城市管理局出具《成交通知書》，通知書載明：中標單位兵建公司，成員單位江西省斐然天成景觀工程有限公司，工程地址××路）、河北××路）、長沙路（天津路西一巷至河南××路建設項目實施，后期高新區（新市區）“靚化”改造的全部路段。2017年12月7日，高新區城市管理局（甲方）與兵建公司（乙方）簽訂《高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ項目（Ｄ包）合同》，合同約定由政府方授權出資代表與中標人合資成立項目公司（兵建靚化公司）負責本項目的融資建設及運營維護，以合作期內的政府付費為投資回報。2018年8月10日，兵團五建公司與中鼎偉業公司簽訂《物資采購合同》，中鼎偉業公司作為供方向兵團五建公司供應高低臂路燈56套，單價8772元；單臂路燈77套，單價7320元。該合同需方落款為兵建公司，但加蓋的公章為兵團五建公司合同專用章。四、三星公司為制止侵權行為的支出。本案中三星公司主張其為制止侵權行為共支付公證費、律師費、交通費、住宿費、彩印費、郵政速遞費共計70027元。五、其他事實。1．根據《高新技術產業開發區（新市區）機構改革實施方案》，2019年5月10日，烏魯木齊市高新區（新市區）市政市容管理局變更名稱為烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）城市管理局（烏魯木齊高新技術產業開發區〈烏魯木齊市新市區〉城市管理行政執法局）。2．庭審中，三星公司明確表示北京市政設計公司作為燈頭方案的設計人，應列為第三人參與庭審，并不要求該公司承擔責任。
一審法院認為，三星公司通過合法轉讓取得涉案專利權，按時繳納了專利年費，其專利權在有效期內，應受法律保護，三星公司有權以自己的名義向法院提起訴訟。本案爭議焦點為：一、被控侵權路燈的外觀設計是否落入涉案專利的保護范圍；二、三星公司要求各被告承擔責任的主張能否成立。關于爭議焦點一。《專利法》第五十九條第二款規定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。依照《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的相關規定，在與外觀設計相同或者相近種類產品上，采用與外觀設計相同或近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入外觀設計專利權的保護范圍。人民法院認定外觀設計是否相同或相近似時，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。本案中，被訴侵權產品與本案專利均為用于室外照明的路燈，屬于相同產品。將被訴侵權產品與本案專利進行對比，二者的相同點在于：均由發光部與橫臂兩部分組成。發光部外部都是一個圓環，圓環中心也均是一圓柱體，兩者之間有許多矩形片材呈發散狀排列。橫臂呈“八”字形，開放端與圓環某處相接。不同之處為：涉案專利的圓柱體的兩個底面均呈球冠狀凸起，被控侵權產品底面基本無凸起，中間有點狀裝飾。但上述區別屬于細微區別，對于產品外觀整體視覺沒有產生實質性的影響，按照一般消費者施以一般注意力整體觀察，被訴侵權產品的外觀與本案專利在整體視覺效果上沒有實質性差異，兩者構成近似，被訴侵權設計落入本案專利的保護范圍。關于爭議焦點二。三星公司認為，兵建靚化公司作為項目融資建設及運營維護方，屬于侵權產品的使用人，故應承擔停止使用侵權產品的民事責任。一審法院認為，《專利法》第十一條第二款規定，“外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品”。依照該規定，實施外觀設計專利的行為，包括制造、銷售、許諾銷售、進口行為，并不包括使用外觀設計專利產品，且三星公司并無證據證明兵建靚化公司實際接管運營該項目，故對三星公司的該項訴訟請求，一審法院不予支持。針對訴訟請求二，三星公司認為，兵建公司、兵團五建公司、兵建靚化公司及高新區城市管理局均參與了本案被控侵權產品所屬靚化工程項目的建設，對于被訴侵權產品具有合法來源應承擔舉證責任，其無法舉證，應承擔舉證不能的法律后果，即向三星公司承擔賠償損失的侵權責任。一審法院認為，《專利法》第七十條規定，為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。高新區城市管理局通過招標方式對涉案“靚化”街區建設項目向社會公開招標，兵建公司中標后，雙方簽訂了《高新區（新市區）“靚化”街區建設ＰＰＰ項目（Ｄ包）合同》，項目建設期融資、項目建設均由乙方即兵建公司完成，高新區城市管理局并沒有實施對被控侵權產品的購買、使用行為，三星公司要求其承擔賠償責任無事實及法律依據。兵建公司中標后，將涉案工程交由自己的下屬公司兵團五建公司具體施工，庭審中，兵建公司和兵團五建公司雖然提交《物資采購合同》欲證實侵權產品具有合法來源，但在一審法院多次釋明并給予充分舉證期限的情況下，一直未提交證據來進一步證明該合同真實有效并實際履行，故對其辯稱產品具有合法來源，自己不應承擔賠償責任的主張，一審法院不予采信。兵建靚化公司僅系合同約定的項目運營方，但從現有證據來看，該公司既未參與合同訂立，也未實際接管運營該項目，故對三星公司要求其承擔賠償責任的訴訟請求，一審法院不予支持。關于賠償數額。三星公司未舉證證明其所遭受的損失或侵權人的侵權獲利。兵建公司和兵團五建公司亦未提交案涉工程的成本核算、獲利數額等證據。本案所涉侵權產品只是路燈改造工程之中的一部分，其獲利有限，故一審法院綜合考慮涉案專利類型、侵權產品數量、侵權范圍、權利人合理費用等因素確定兵建公司和兵團五建公司賠償三星公司經濟損失及合理開支共計200000元。遂判決：一、新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司、新疆生產建設兵團第五建筑工程有限責任公司于判決生效之日起十日內共同賠償濟南三星燈飾有限公司經濟損失及為制止侵權行為支付的合理費用共計200000元；二、駁回濟南三星燈飾有限公司其他訴訟請求。
本院二審期間，兵建公司和兵團五建公司圍繞上訴請求提交如下證據：1．《物資采購合同》；2．《維修承諾書》；3．報價單；4．情況說明；5.2019年11月14日中鼎偉業公司出具的收據、轉賬支票，擬證明兵建公司及兵團五建系從中鼎偉業公司合法采購涉案侵權產品，故在本案中不應承擔賠償責任。
三星公司經質證認為，1．對物資采購合同的真實性、合法性及關聯性均不予認可，首先，國企采購物資的前置程序應當是制定并通過相關物資采購文件及履行招投標手續，但兵建公司和兵團五建公司對此并未提供證據予以證實；其次，采購合同抬頭處的需方記載為兵建公司，但蓋章的卻是兵團五建公司，兩者不一致；再次，合同中并沒有相關經辦人簽章和公司賬號；最后，該合同第一條中的產品名稱與本案爭議標的不一致，故無法證實該合同真實有效且與本案有關。2．對于報價表的真實性、合法性、關聯性均不認可，因報價表系復印件且在報價單上簽字的相關人員身份無法確認，對于附屬的繪圖與侵權產品外觀是否一致也無法證實，故對該證據不予認可。3．對于收據及轉賬支票的真實性、合法性及關聯性均不予認可，因其系復印件，且記載款項均是材料款，并非燈具款，加之采購合同第十條明確約定合同簽訂生效后應當支付30%預付款，但到2019年11月14日兵建公司和兵團五建公司僅支付了70000元，與合同約定數額不一致，故對其不予認可。4．對情況說明的真實性、合法性、關聯性均不認可，因其系復印件；5．對《維修承諾書》的真實性、合法性、關聯性均不認可，因無法確認該承諾內容所指路燈與本案有關。高新區城市管理局經質證認為，對于上述證據的真實性認可，經后期了解，兵建公司和兵團五建公司確實是從中鼎偉業公司采購涉案侵權產品，但其與高新區城市管理局無關。兵建靚化公司經質證認為，對上述證據的真實性均予以認可，但因與兵建靚化公司無關，故對其不發表其他質證意見。北京市政設計公司經質證認為，對其真實性均予以認可，但因與北京市政設計公司無關，故對其不發表其他質證意見。
本院認證意見為，對《物資采購合同》及《維修承諾書》的真實性予以確認，合法性及關聯性不予確認，因該合同訂購的產品名稱系高低臂路燈、單臂路燈，該路燈是否與涉案侵權產品一致及是否真實履行等并無相應證據予以證實；《維修承諾書》中并未載明系涉案侵權路燈，且其僅是中鼎偉業公司的單方承諾，無法證實其與兵建公司及兵團五建公司就涉案路燈形成真實的買賣關系，故本院不予采信。因報價單、情況說明、收據、轉賬支票均系復印件，且無法證實其與本案涉案路燈有關，故對其真實性、合法性及關聯性本院均不予確認。
被上訴人三星公司、原審被告高新區城市管理局、原審被告兵建靚化公司、原審第三人北京市政設計公司未提交新證據。
二審查明的事實與一審法院查明的一致，對一審法院查明的事實本院予以確認
判決結果
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費8600元（兵建公司和兵團五建公司已分別預交4300元），由新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司負擔4300元，新疆生產建設兵團第五建筑工程有限責任公司負擔4300元。
本判決為終審判決
合議庭
審判長崔瑜
審判員田忠順
審判員蘭寧
二〇二〇年十二月十八日
書記員艾力努爾·馬達尼
判決日期
2020-12-29
